对于受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标标识与他人在中国注册商标相同或者近似的，其行为是否构成侵权问题在学术界、企业界和司法界都颇有争议。总的讲，一种观点认为定牌加工，对我国注册商标权人和国家无害，且对发展出口、促进经济发展有利。另一观点认为定牌加工的经营行为，触犯我国商标等法律和法规，伤害我国注册商标权人的权益，长远看对经济的发展有害。定牌加工的“有益论”与“有害论”之争，有经济层面的宏观经济发展问题，也有法律层面的实务操作问题。面对还实际存在的定牌加工状况，且这种定牌加工并非都侵犯了我国的注册商标权，比如所委托定做之牌并不是我国的注册商标，所以笔者仅从该种经营行为的知识产权法律风险方面，提出看法以鉴别其短长就教于读者。 一、定牌加工经营的含义和特点 定牌加工经营，英文简写为OEM（Original Equipment Manufacturer），字面意思为“原始设备制造商”，其约定俗成的含义是指我国境内企业（定牌加工方）接受境外商标权人或商标使用权人（委托方）的委托，按照其要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工的产品全部交付给境外委托人的贸易形式。人们又称为“贴牌加工”、“定牌生产”、“定牌加工”或“贴牌”。我国定牌加工经营由来已久，在我国劳动密集型经济快速发展中起到重要的作用，其在我国已形成了具有较大规模的产业。不少企业的成功也来源此。但我国的定牌加工经营仍旧存在以下一些特点： 一是在品牌、标准、研发、渠道、制造的全球产业价值链上处于生产链条的低端阶段，凸现“几低”，经营领域单纯、集中。其品牌标准层次低、研发技术含量低、行业进入门坎低、企业市场利润低；主要集中在服装、拉链、玩具、日用小商品、低端电子产品等劳动密集型行业，过分依赖于国外的技术和市场。二是定牌加工行业面临激烈的竞争，既有国内企业的无序竞争，也有国际区域间的因劳动力价格、环保要求等条件变化而形成加工业转移的竞争。三是进入定牌加工大潮的少数企业经过大浪淘沙，如格兰仕、TCL和长城等通过多年为国外厂家定牌加工，学经验、拓渠道、自我更新换代从而发展壮大成为著名企业。四是不少定牌加工企业对知识产权保护等问题法律意识淡薄，大吃其亏潜在的经营风险和法律风险很大。7年前浙江绍兴步鑫生制衣有限公司接受了自己多年合作伙伴——阿联酋拉司蒂商店（RACTI.STORE）下的一个定单，要求步鑫生定牌加工总数为5304件，总价值1.2万美元的两款男式衬衫。除了1488件“BXS”（步鑫生自有品牌），还有3816件男式衬衫阿方要求在袖口、领子等处贴上“GIVENCHY Gentleman”的标徽。这3816件衬衫被举报涉嫌假冒某著名品牌，被责令停止生产相关产品，依法被没收3318套“GIVENCHY”衬衫，罚款3.1万元。更甚的是，2001年8月阿联酋拉司蒂商店以“2001年6月1日的合同至今不能够从中国发运，严重影响了我方的业务和商业信誉┅┅”为由，对步鑫生公司罚款2.7万美元，取消所有合同和投资，扬长而去。这只是面对国际市场激烈的利益冲突和竞争，忽略相关法律风险的一例。 二、定牌加工生产中通常可能出现的知识产权纠纷 定牌加工，可能遇到各种法律风险，以知识产权问题引起的纠纷更为常见： （一）因委托方不享有相关知识产权而引起的纠纷 前述服装加工案就是典型一例。在定牌加工经营合作过程中处于劣势的定牌加工方，往往诱惑于加工大订单，忽视或不敢严格审查委托方是否拥有合法的商标权、专利权、著作权、技术秘密等知识产权。在不了解委托方是否享有相关知识产权的情况下，就为其定牌加工可能会因侵犯第三方相关知识产权而引发纠纷。 此类纠纷共同应当注意的问题，是发生相关纠纷后，若侵权指控成立，则定牌加工方不仅不能继续生产相关产品，而且还可能承担相关的损害赔偿等民事责任，甚至可能承担刑事责任。其本身因定牌加工产生的损失，只能基于合同追究委托方的违约责任。一旦相关的委托加工合同并未对委托方知识产权担保责任做出任何约定，则定牌加工方因有关第三方知识产权侵权诉讼而导致的损失将难以得到弥补。 （二）因超出委托合同范围生产和/或销售相关产品、标识而引起的纠纷 由于定牌加工方的法律意识淡薄，特别是合同意识和知识产权使用许可意识淡薄，超过委托定做数量（考虑合理误差后）生产定牌加工产品、标识及/或销售委托合同外的产品、标识等，构成侵权。定牌加工超出委托合同的具体形式包括：过量生产委托合同授权生产的产品；生产和/或销售委托合同授权生产/销售的产品以外的其它产品；过量生产有关标识，包括商标标识、防伪标签等；未经委托方许可，将其受托生产的产品、标识等销售给第三方等。 在通常情况下，定牌加工方被发现存在上述行为，则不仅可能被委托方追究违约责任，还可能被委托方追究相关的知识产权侵权责任。 （三）因定牌加工方违反保守商业秘密义务而引起的纠纷 定牌加工的委托方通常会在委托合同中规定定牌加工方负有保守商业秘密的义务。而根据《反不正当竞争法》的规定，侵犯他人商业秘密也会违反法定义务。如果定牌加工方忽视对委托方秘密信息的保护，违反保守商业秘密的义务，故意窃取、传播他人的商业秘密，以至于疏忽或者懈怠不慎披露或未经授权使用相关商业秘密，都可能引起纠纷。侵害委托方商业秘密的具体形式包括：定牌加工方没有对相关的商业秘密采取适当的保密措施；定牌加工方泄露或未经许可使用相关商业秘密；定牌加工方通常没有对员工的竞业禁止做出明确规定，但员工离职后可能会将商业秘密带到新的企业，并对其加以披露或使用。定牌加工方若违反保守商业秘密的义务，可能会被追究违约责任或从事不正当竞争行为的责任。除了可能会承担民事责任外，还可能涉嫌犯罪被追究刑事责任。 三、定牌加工经营行为知识产权法律风险排除的可行性 持定牌加工“有益论”的观点，主张对前述的这种特定的定牌加工经营行为，由司法或者行政主管机关给与其法律地位，当有关行为被控侵权时，不认定为侵权，免除其法律风险。笔者从以下几点分析这种主张的可行性： （一）从法律的地域性效力分析，定牌加工的经营行为涉嫌侵犯我国注册商标权 对涉及注册商标权进行保护的法律法规，主要是商标法和实施条例[1]，《知识产权海关保护条例》，以及最高法院相关的司法解释等等。这些法律法规、司法解释界定的商标侵权行为包括使用侵权商标、销售侵权商品、伪造商标标识、反向假冒、用作商品名称装潢、为商标侵权提供便利、突出使用企业名称及使用侵权域名。其中使用、销售、伪造和用作商品名称装潢等，都可能涵盖定牌加工的经营行为。只要是委托定做的牌，与我国注册商标权利人的注册商标相同或者近似，又属于我国法制管辖的地域，就会涉嫌违反我国商标法律的效力，就会受到商标执法司法机关的管制。有的同志以加工的地点在靠近口岸的特殊地区，但根据法律效力的原则，没有立法的特殊规定，凡法律效力所及的领域内，都为注册商标权效力和商标法律效力实施的地域，没有“国中之国”、“法外之法”。商标权人都可以依法在司法机关和行政执法机关提起诉讼或者控告侵权。大规模的实施侵权商标权的行为，不但侵害商标权人的现实利益，还会影响其在国外市场的潜在利益；不但侵害商标权人的出口利益，还会严重威胁其国内市场的利益。他们不会容忍此种行为的存在。 （二）从国际知识产权立法对市场经营行为规制的领域看，盲目定牌加工行为具有在目标地国市场也存在涉嫌侵权的风险 中国已经成为世界经济发展的黑马，这是不争的事实。一些发达国家从自身利益出发，采取知识产权、标准、反倾销等各种措施和手段，对我国企业的出口等经营行为设置阻碍。同时一些企业的制造、销售和出口所涉及的商品，鱼龙混杂，常被控为假冒伪劣侵权的重要来源地。如美国际贸易委员会（ITC）近年来仅以违反337条款的案件有2000-3000件，涉及我国的有三分之二，比例很高。美国《1930年关税法》第337条禁止向美国出口商品是采取不公平的竞争方法和行为。迄今为止，337条指控的大多涉及专利侵权。应当说我国进入欧、美等国市场的法律风险以专利等知识产权法律风险，最为突出。根据美国的有关法律，企业在我国本地的一些行为，也可能在美国遭受侵权诉讼。这些行为包括：向美输送侵权商品引诱其他公司侵权、销售侵权成品中所用的元件协助侵权、在我国用美国专利方法生产产品后出口到美国。这些行为可能会遭到ITC起诉被禁止继续出口。如果被迫卷入美国诉讼，会对企业日常业务造成极大影响，且诉讼费用昂贵。根据美国的法律，以下行为都会成为侵权的事由：直接侵权-出口行为；引诱侵权-积极引诱他公司侵权（进口）行为；协助侵权-协助他人直接侵权（使用侵权元件、原料）；出口用美国专利工艺生产的产品（制药、生物科技行业）等。因此，对于向外出口，不但要考虑在我国的中外企业的知识产权产权，还要考虑目标地国家市场专利、商标等知识产权相关情况，才能彻底防御知识产权的法律风险。 （三）特殊立法理由不足，司法不能法外开恩 若干年以来，学者不断呼吁“定牌加工的合法定位”，司法机关也从为了促进和保护我国企业经济发展的角度，提出不同的政策。如北京高级法院曾认为，造成相关公众的混淆、误认是构成侵权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不认定为侵权。但是，鉴于商标法律和法规的立法情况，最高法院一直认为北京市的有关问答不具有法律效力，人民法院审判商标侵权案件应当依照商标法律和法规以及最高法院司法解释的规定办理。 据了解，2006年北京市高级法院删除了原来的提法，并明确规定承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商标的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人统统承担损害赔偿等责任。承揽人不知，并能提供定作人及其商标商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。此外一些法院在审判此类案件中，都是依照商标法和条例规定的标准判断是否构成侵权，按照最高法院相关司法解释的规定责令行为人承担民事法律责任。司法实践中逐渐形成判断是否构成侵权的认定原则，如：定做加工方的过错与否不影响其侵权行为的成立，有过错的应当承担赔偿责任；定做方不知情能提供定作人及其商标权利证明，可以不承担赔偿责任；委托合同约定的侵权责任风险承担的，依照合同约定处理；委托方和定做加工方的行为各自独立，定做加工方未尽注意义务，应承担因委托方的权利瑕疵而引发的侵权责任等。对于法院能否在法律对商标侵权行为明确规定的情况下，法外开恩，司法界的态度一般是否定的。最高法院行使司法解释权也相当慎重，本应当由立法解决的问题，司法机关无权越权行事。 经过20-30年的发展，我国经济和众多的企业面临第二次、第三次创业，转变经济发展方式的关键时刻；同时企业也积累了丰富的生产经营经验，不少产品在质量、性能、加工技术等方面与国际先进水平的差距已经很小，具备了创造、发展、维护自主优质品牌的基础。去年我国进出口总额超过2.1多万亿美元，出口额12180.2亿美元，产品遍布全球，有近200个产品的产量位居世界第一，已经成为世界第三大贸易国。但同样原材料、同样的加工工艺，在同一个工厂生产，产品贴上国际知名品牌，在外国市场销售价格高我国出口价格的5-10倍，有的更多。所创利润大部分被国外各类知识产权权利人拿走。没有品牌和其他知识产权，企业只能赚取微薄的加工费。这已经成为制约我国中小企业生存和发展之痛！定牌加工尚有利益可得，但不再永远辉煌。我国工业化的高速发展过程，在继续扶持劳动力密集型产业的同时，亟需自主知识产权的“撑腰打气”、和“添油加火”。 有同志认为，要将定牌加工（指涉嫌侵犯商标权、受海关法规规制的部分）立法给予类似专利法规定的不作为侵犯专利权的实施行为对待。其实，这是忽略了专利与商标在受保护对象、范围，实施行为效果和社会公共利益方面的区别和作用。只要研究了专利法规定的条款所涉及背后利益平衡，就不难得出此种使用商标不能与专利法此种例外规定相提并论。有的同志以为只有这样立法就是保护了中国企业的权益，现在的法律规定是保护了跨国公司的商标权，其实这也是误解：先行立法保护的我国商标权人的利益，既包括一些跨国公司的商标权人，更包括大多数我国自己企业的商标权人，不顾商标法规定的定牌加工会侵害这些企业的合法正当的现实权益和潜在出口利益。 综上所述，无论从促进宏观经济发展，还是法律层面微观防范知识产权法律风险来分析，进行特殊立法的理由都不充足，在没有新的立法的现状下，市场需要的事告诉企业这样做的法律风险，如何预防和应对，而不是误导企业，造成混乱，让企业吃亏。在科学发展观的指导下，从长远看更需要的是相反的政策导向和信息。 四、防御定牌加工经营知识产权法律风险的建议 定牌加工经营活动，是一个多环节的完整的生产链条，涉及不可缺少多个主体，也涉及多重、多类别的法律关系。其法律风险的防范，也可以从多个角度来分析。笔者从避免知识产权法律风险，应对知识产权诉讼的角度，提出以下操作层面的具体建议： （一）对定牌加工委托方持有的知识产权权利状况的审查 定牌加工委托方委托定牌加工的知识产权权利状况，对定牌加经营的合法性起着决定性的作用。因而，如果权利状况不明，对以后的定牌加工经营行为，应当是知识产权法律最大的风险。权利状况的审查和监督应当包括以下情况： 1、审查确定委托方的合法主体资格、委托加工资格和资信状况；2、检索合同涉及的委托方知识产权情况以及出口目标市场涉及出口产品的其他知识产权情况；3、在生产加工过程中，监控商标、专利等知识产权的申请、注册的情况，防止恶意申请、恶意抢注不诚信行为。 （二）在涉及定牌加工的委托加工合同中明确当事人双方的权利义务等 定牌加工的委托合同，是双方当事人完成定牌加工劳务、商标等知识产权许可使用以及发生争议的解决和应承担法律责任等具有法律效力的重要依据，也是各方免除法律风险的措施和保障。委托合同应当经过协商，充分体现双方的真实意思表示和法律精神，在签订时不能疏忽、懈怠。定作方应当设置专门人才组成的法律顾问部门对此类合同进行审查、监管。对此类合同和实施应当注意审查以下三点：1、审查委托加工合同内容的是否完整，对实施定牌加工业务涉嫌知识产权侵权的责任明确加以约定；2、在委托加工合同中明确约定有关产品、标识等的定做数量以及发生正常误差的计算；3、严格按照委托合同进行生产、销售，实施过程等有关事项应当记录，已备查对。 （三）采取适当措施保护商业秘密，并与员工签订保密及竞业禁止协议，对员工进行商业秘密保护的教育，以确保有关的商业秘密得到充分保护 定牌加工经营活动不但会涉及注册商标权、专利权，还会涉及商业秘密。一般说来，商业秘密不经过登记、注册和授权，依赖自我保护措施的采取，其保护比其他知识产权的保护实践操作更为困难，采证、举证和认证难度大。为了避免风险，企业应当注意以下几点：要客观、明确界定保密的范围和内容；要合理约定竞业禁止的时间和补偿；尝试通过保险来转嫁员工违反竞业禁止规定和保密约定造成的侵权损失等。 [1]商标法第五十二条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权： （一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的； （二）销售侵犯注册商标专用权的商品的； （三）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的； （四）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的； （五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。 第五十三条 有本法第五十二条所列侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，并可处以罚款。当事人对处理决定不服的，可以自收到处理通知之日起15日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不履行的，工商行政管理部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的工商行政管理部门根据当事人的请求，可以就侵犯商标专用权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。 第五十四条 对侵犯注册商标专用权的行为，工商行政管理部门有权依法查处；涉嫌犯罪的，应当及时移送司法机关依法处理。 商标法实施条例 第五十条 有下列行为之一的，属于商标法第五十二条第（五）项所称侵犯注册商标专用权的行为： （一）在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的； （二）故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。 高法院、高检院办理知识产权刑事案件司法解释 第一条　未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，具有下列情形之一的，属于刑法第二百一十三条规定的“情节严重”，应当以假冒注册商标罪判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金： 　　（一）非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的； 　　（二）假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的； 　　（三）其他情节严重的情形。 　　具有下列情形之一的，属于刑法第二百一十三条规定的“情节特别严重”，应当以假冒注册商标罪判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： 　　（一）非法经营数额在二十五万元以上或者违法所得数额在十五万元以上的； 　　（二）假冒两种以上注册商标，非法经营数额在十五万元以上或者违法所得数额在十万元以上的； 　　（三）其他情节特别严重的情形。 　　第二条　销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额在五万元以上的，属于刑法第二百一十四条规定的“数额较大”，应当以销售假冒注册商标的商品罪判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 　　销售金额在二十五万元以上的，属于刑法第二百一十四条规定的“数额巨大”，应当以销售假冒注册商标的商品罪判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 　　第三条　伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，具有下列情形之一的，属于刑法第二百一十五条规定的“情节严重”，应当以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金： 　　（一）伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识数量在二万件以上，或者非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在三万元以上的； 　　（二）伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造两种以上注册商标标识数量在一万件以上，或者非法经营数额在三万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的； 　　（三）其他情节严重的情形。 　　具有下列情形之一的，属于刑法第二百一十五条规定的“情节特别严重”，应当以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： 　　（一）伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识数量在十万件以上，或者非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十五万元以上的； 　　（二）伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造两种以上注册商标标识数量在五万件以上，或者非法经营数额在十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； 　　（三）其他情节特别严重的情形。