黄晖博士：比较法视野下的中国商标法修改展望

黄晖? 君策Justra? 2018年10月

编者按：
2018年7月18日，我中心在京成功举办了君策论坛：商标保护趋势的国际展望。今天，推送万慧达北翔知识产权集团高级合伙人黄晖在本次论坛上的演讲：比较法视野下的中国商标法修改展望。本文经君策中心整理，黄晖博士审定并授权，予以发布。

大家好，非常高兴有机会在君策论坛跟大家探讨一下比较法视野下的中国商标法修改展望。前段时间国家知识产权局商标局发布了商标法第四次修改的征求意见公告。在此想和大家分享一些关于修法的想法，为什么我想从比较法的角度来讲？欧盟的商标法在2015年时做了一次重大调整，指令和条令都做了修改，现在成员国正在按照指令的要求进行国内法的修改。
我今天主要想从三个角度谈一下这个问题。
一、防御的角度
从防御的角度，现在商标的申请量，今年预计能达到700万件，甚至更多。这么大的量，其中有很多是正当申请注册，但是也不排除有些申请可以归为非正常申请，在申请量排名前十的申请人中，有的是一个自然人申请了5000个商标，也有比如腾讯、阿里巴巴这样的企业，他们是被逼无奈而申请许多商标，像阿里巴巴申请了阿里爷爷，阿里奶奶，权利人也知道这样没有必要，但是因为有人会这样恶意申请，所以他们出于防御性的想法不得不去申请，从而导致申请量非常大。恶意注册的问题已经变成一个社会公害。
（一）恶意注册
恶意注册，欧盟和我国的做法有哪些可以比较的呢？欧盟条例规定恶意注册是无效理由，以前就有，新指令中规定恶意至少是无效的绝对理由，以前没有作为一个强制性的规定。同时，允许成员国将其作为一个相对的驳回理由，从立法角度前进了一步。另外，欧盟法院有两个比较重要的案例，一个是巧克力案例，涉及到复活节兔子形状的巧克力，它的竞争对手觉得它把这个兔子拿去申请，作为自己的商标是一个恶意申请，也许并不是这么回事，但是这个问题被提出来，这是第一个被提到欧盟法院的案例。法院在这个案子中给出了一个多要素的判断法，法院认为不能仅依据一个因素就把这个问题认定为是一个恶意注册。另外一个是养乐多案，涉及到马来西亚的公司，它跟日本的公司签订合同以后，又违反了这个合同，首先到丹麦去申请这个商标，按照丹麦的商标法，马来西亚的公司是事先知道日本公司注册的情况下，当然是一个恶意的情形。丹麦法官就把这个案子提到欧盟法院。欧盟法院认为不能单纯只靠知晓就定义恶意注册，还要尊从多要素判断法。当然，在欧盟普通法院中，有些具体的判断案子，比如Tiger案子，是一个拳击手，外号叫老虎，他的合作方将这个商标抢先注册。欧盟的做法有一系列可以供我们参考的地方。还有一个案子是涉及到程序的问题（Raimund），这个案子中是奥地利法院受理商标投诉，被告对这个商标有效性提出反诉，这个案子在两个不同的法庭中进行审理，无效的案子没有审出来之前，审侵权的法院直接指出因为这个商标是有问题的，因此把商标的投诉驳回，这个案子打到欧盟法院以后，欧盟法院觉得不能分开来处理，在商标没有被宣告无效之前，不能直接在侵权诉讼中把诉权驳回，但是也说无效的决定无需等待它已经生效以后，才能够驳回对别人的投诉，所以采取的是一个折中的方法。
再来看一下我国的情况。2013年商标法修改后，第7条提出商标的注册和使用都要遵循诚实信用原则，这点非常重要，但是大家一般理解这只是一个宣示性的条款，并不能直接适用。目前我们看到实践中，商标局会在异议裁定中，通过组合第7条和第30条，第30条中“凡不符合本法规定的”，也涵盖了第7条，这样的情况下如果属于恶意注册，即支持这个异议，但是在商评委和法院的程序中尚没有看到实际适用的案例。
《商标法》第44条第1款中有相关的规定，即以其他不正当手段取得注册，在一系列的司法实践中认为这只适用于解决大规模抢注的情况，对于明显的相关权利人之间的争议不适用。而且，这一条是适用于注册商标，未注册的被异议阶段的商标是否可以适用，也有争议，法院基本认为可以适用。还有第45条第1款提到了恶意注册，对于驰名商标恶意注册的情况不受五年限制，但是实际上在第15条第2款中，关于明知故意抢注的情况跟我刚才说的欧盟老虎案件是相同的情形，在欧盟那边就会按照恶意来处理，就不受五年的限制，也不受驰名商标的限制，在我们这里由于你不是驰名商标，不是直接把第15条第2款直接对应恶意，仍然会受到五年的限制。
当然，这个中间会带来另外一个问题，就是民事侵权和行政确权之间的衔接问题，最高院在歌力思这个案件中，提出从权利滥用的角度而没有支持投诉人和原告的主张，因此判驳。判决生效后，被投诉人即歌力思公司向商评委提出了无效宣告请求，在此出现的民行程序交叉和衔接的问题，在今年唐山的商标节上，君策论坛也就这个问题专门进行了讨论。（详见后文）
（二）中间权利
这次欧盟商标法修改提出一个很重要的观点，即中间权利，它是相对于在先的商标和在后的商标申请。在后商标申请时，在先商标的状态有可能是有瑕疵的，比如这个商标根本就没有使用，甚至满了五年，但是没有人对其提出撤销的申请，因此它还是一个有效的商标，由于当时没有提出申请，后来这个商标又重新开始使用了，那这个商标不可能被撤销掉。欧盟此次修法规定，即使后来的商标复活了，但是它不能去请求无效当时形式上在后的商标。因为在后商标申请的时候，在先商标没有使用，所以无权对抗后面这个。当然，象征性的使用，欧盟法院有很多的判定，是不支持的。另外，如果在后商标申请的时候，在先商标还没有达到很驰名的程度，即使事后显著了，也不能够提出无效商标申请。
我们结合一下中国商标法来看这个问题，我国商标法已经意识到，如果一个商标没有使用，我们是不支持赔偿请求的。但是我们计算时间点不太一致，我们是按照起诉之前三年来计算的，这会有一个问题，这个商标有可能注册还没有满三年，比如刚刚一年还没来得及使用的时候，不给赔偿是否合适？另外，在有的情况下，如注册已经满三年了甚至更长的时间，来投诉，我们现在只是说权利人不能够获得赔偿，但是按照欧盟法院的说法，不但是不能获得赔偿，甚至没有资格要求在后商标停止使用，因此，这一点有修改的必要。
关于显著性的问题，已经有这样的判例。如微信案，北京高院也是相同的裁判思路，在山东微信提出申请的时候，还没有获得显著性。言下之意，腾讯的微信在山东申请的时候，已经获得较强的显著性，因此可以核准腾讯公司的申请。这与中间权利有一致的意思。
知名度问题，驰名商标司法解释第11条要求，驰名商标可以告注册商标，但是其中一个条件就是在后的注册商标在申请日之时必须是驰名商标，不能是申请日之后是驰名商标，也隐含了他当初一定要达到知名度的高度以后，才能对抗在后的申请。有一个蒙娜丽莎瓷砖的案子就是这种情况。
二、进攻的角度
（一）商标注册是否取得使用权？
我们换一个进攻的角度，孙子兵法里面讲，打仗“先为不可胜，以待敌之可胜”。首先要保证自己不被别人打，然后再开始琢磨我们怎么去打别人。从进攻的角度讲，这次欧盟商标法的修改，特别强化了一点，在后的排他权不能损害在先的排他权。欧盟前后发生过三个案例：一是Celaya，涉及在先外观设计诉在后外观设计；二是FCI，涉及在先欧盟商标诉在后欧盟商标：三是Rossa，涉及在先国内商标诉在后国内商标。欧盟法院的判决都是认为，除非已经懈怠五年不能胜诉外，可以直接起诉在后外观设计或商标。
我国商标法，没有明确的规定，商标法第57条要求，任何没有经过许可的使用，都是侵权性的使用。但是第56条，这是很费解的条款，它说商标专用权以核准注册的商标和核定使用的范围为限，如果从禁止使用的角度来讲，第57条并不以这个为限，反过来说它有一个使用的权利，就意味着它一旦注册以后，在先的本来可以对抗它的商标，禁用权就受到在后所谓使用权的限制，对于在先的注册商标来讲，就跟欧盟法院的做法不一样，我们要求必须先把在后的商标无效以后，才能告在后的商标。我们知道，商标法这次修改以后，异议不成立即宣告商标注册，这时只好提出无效宣告请求，而在无效的程序可能三年甚至更长的时间，是无法对在后的商标主张权利，这三年间是没有保护的，这个问题就会很麻烦。在先商标与在后商标之间的关系，欧盟法院在O2案中认为，侵权程序里面的混淆标准和确权程序里面的混淆标准虽然是一个标准，但是在认定过程中要考虑到确权程序里面更多是抽象的认定，因为他有可能这个商标还没有使用，你也不知道他会怎么使用，所以你是用一种更抽象的方式考虑是否会造成混淆，而侵权程序里面的混淆是很具体的考虑，因为使用时会加很多别的东西。
（二）临时保护
涉及到赔偿的问题，欧盟商标法中有一个临时保护的规定，在商标申请公告之后，注册之前的这段时间内，会给予其一个所谓的临时保护。临时保护不是赔偿的概念，而是合理使用费的概念，这与我们专利法中的临时保护比较接近。即使没有赔偿那样严格的计算，费用会比照许可合同的费用计算，这个对于在先的商标权人来讲还是非常有利的。
（三）注册不满五年的未使用商标的保护
还有一个案例涉及到五年没有使用的商标问题，欧盟法院特别强调了即使它没有使用，但是它依然应该受到保护。此处的保护，在该案中涉及到的是停止使用的保护，没有强调赔偿的问题。我们也可以想象，如果一个商标还没有注册下来之前就有一个保护，可以获得一定的补偿，注册之后由于还没有满五年，他去起诉以后，至少它的维权成本是不是应该得到补偿。
（四）在后商标无效时的赔偿条件
现在法院提出来在后的商标即使被无效以后，是不是一定要付赔偿的责任，当然它分析了两个案子，就是希能和闽和案，认为在后的商标具有恶意，但是言外之意如果它是善意的，它的商标即使被无效后，在先的商标都可能不会获得赔偿，我觉得这个可能会有问题。
（五）企业名称
关于企业名称的问题，如果单纯的企业名称，跟商品无关的企业名称，即从反法的角度去解决它。如果企业名称用在商标上，或者有可能被认为跟商品结合，这个时候就起到了商标的作用。欧盟新商标法明确把这种行为定义为商标侵权行为。而我国企业名称的规制基本停留在司法解释层面，如果突出使用了会构成商标侵权，用在商品上，如果没有突出使用的全称使用，按照第58条再转到反法规制，最多是一个不正当竞争的规制，好像无法构成商标侵权。
我们结合商标法第48条来谈一谈商标使用的定义问题，商标使用的定义中提到了用于区别商品的来源，这一点我们在一些判例中，将这个解释得背离了商标法的原意，商标法的初衷是如果企业名称并不是区别商品来源，它的定义只是区别主体名称的情况下，这个时候它就不是商标性的使用，但是如果它用于商品上以后，可能起到区别商品来源的作用，此时它就会成为商标性使用。如果商标法第48条可以这样来明确会更好一些。
（六）驰名商标
关于驰名商标问题，商标法2001年修改以后已经往前跨越了一大步，但是关于反淡化保护或者反搭车的保护中，目前商标法仍恪守了《Trips协定》第16条第3款的语言，《驰名商标司法解释》第13条第3款，跨类保护明确到了具有淡化显著性或者知名度，或者是搭车的情况，但是这一点还没有写到商标法中。关于跨类保护，本类上是否可以对驰名商标给予强化保护，法律上也还没有这样明确。欧盟商标法也是跨类保护，但是在阿迪达斯adidas、大卫多夫Davidoff这两个案件中，认为既然可以适用于非类似，当然适用于本类。新法修订以后，更明确的规定商品用在跨类本类上并不重要。希望我们在修法时对这一点给予明确。
关于未注册的驰名商标是否能够获得赔偿，之前司法解释中只有停止使用的救济，但是最近有关于新华字典和拉菲案，其中提到了未注册的驰名商标可以获得赔偿。我觉得对于未注册驰名商标保护制度下一步应该会有更大的进步。
三、平衡的角度
（一）懈怠失权
最后，我想从平衡的角度谈一谈，有的问题是双方的问题，不好单独说它是进攻或者是防守。这个涉及到关于懈怠失权的问题，所谓懈怠失权，我国商标法规定相对比较简单，商标注册以后五年内如果没有提出无效申请，这个商标就不能够被无效，除非是驰名商标或者是恶意。
但是从欧盟的规定来看，懈怠机制的要点包括：第一，在后商标必须注册；第二，该商标必须要开始使用；第三，该商标的使用还要被在先的权利人所知悉；第四，在先商标容忍五年以上则不能主张权利；第五，但在后商标有恶意的除外。在这样一系列条件下，才会产生一个效果，即在先的不能再告在后的，但是，如果是他一直在告在后的商标，这种情况下就不是所谓的和平共处的情况，在后的不能主张说我已经跟你相处那么多年，我就产生所谓的市场格局，我的商标就跟你不近似了，所以我的商标就不能被保护。
中国商标法对于这一点，对于在后的商标更为有利的一种情况，我们不但有五年的限制，同时我们还有一个在后的使用如果有产生一定的市场格局，而没有去问在先的商标是不是有懈怠，躺在权利上睡觉，如果他一直主张这权利，仅仅由于种种原因，导致这个程序几年甚至十几年得不到结果，以至于在后的商标影响扩大了，这样的情况下如果就允许它存在，会比较麻烦。
（二）私权属性和共存
与此相关的，可以看到它的立法思路是我们要承认这个商标是一个私权，从私权的角度来考虑商标权利，一个很重要的地方就是刚才说的共存问题，我们现在反而是说它没有同意的共存，由于在后的使用可能会导致他被迫接受共存，但是反过来对于他同意的共存，我们又说可能你这个共存是不合适的，如果是特别接近的商标，是不接受你的共存协议。这样对于在先的私权来讲，还是有一定的差距。再如，我们会在转让的时候，对于一并转让的要求非常严格，导致有时候我想把它分开来转让的时候，变得比较困难。如果你从私权的角度来讲，在先的权利人对于自己的权利最有发言权，或者他最能够知道什么时候在后的权利存在对他是否有影响，如果我们尊重他的意志，这方面的担忧不太必要。当然，还有一个分割注册的问题，我们现在分割注册只能在申请被驳回的时候有一次机会，导致一标多类的申请，事实上很少有企业敢于去使用，因为把几十个类捆在一起，你就永远捆在一起，你想把其中一个类别转让出去就会变得很困难。
（三）比较广告、指示性使用和权利用尽
最后，我想稍微提一下三个方面的问题：即比较广告，指示性使用和权利用尽的问题，这三个问题现在在我们商标法中目前都属于空白状态，不但原则上对于这三个例外的情况没有加以规定，对于这种例外的是不是还有例外，也没有任何的规定。导致我们在司法实践中，会对其他的第一步进行一定的认可，比如我们会认为比较广告是可以的，指示性的使用也是可以的，或者权利一旦用尽以后，继续流动，尤其是平行进口，我们觉得也是允许，这跟欧盟是一致的，都应该作为一种例外的情况提出来。但是我们就没有更进一步的规定，作为例外，它应该被做严格的解释，例外也有它自己的例外，比如说我们对于比较也好，指示也好，我们会要求你的比较，或者这种指示要有符合正当的商业惯例，当我们在具体的司法实践中，比如蓝月亮案，沃尔沃案，法官认为如果超出一定的限度就变成不正当的，包括权利用尽的案子中，米其林、绝对伏特加、雅漾、之宝、芬迪等案都涉及这样的问题，虽然是权利用尽，但是如果当你对用尽的商品商标进行了修改或者损害以后，它的继续流通成为问题，这个时候法律需要对它有一个明确的界定，但是现在这部分规定还是空白，希望这次修法如果可以有所考虑。
时间关系，我就讲这么多。谢谢大家！