判定专利侵权将有新依据

张玉瑞

编者按：

专利权保护范围规定过于原则化、专利侵权行为认定标准适用范围过宽等问题一直困扰着专利侵权案件的审判。为有效解决这些问题，2009年6月18日，最高人民法院公布了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》（简称《征求意见稿》），征求社会各界意见。

明确专利保护范围

相关规定：

《征求意见稿》第一条第一款：权利人请求保护发明或者实用新型专利权的，应当明确其主张的权利要求。人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围。权利人在一审法庭辩论结束前变更其主张的权利要求的，人民法院应当准许。

第二条：人民法院应当以本领域普通技术人员阅读说明书及附图等所理解的权利要求的内容确定发明或者实用新型专利权的保护范围。本领域普通技术人员理解的权利要求的内容与权利要求的字面含义不同的，以该普通技术人员理解的权利要求的内容确定专利权的保护范围。

专利权的保护范围应当符合专利的发明目的，不应当包括专利所要克服的现有技术的缺陷或者不足的技术方案。

第四条：专利法第五十九条规定的“发明或者实用新型专利权的保护范围”，包括权利要求记载的技术特征所界定的范围。权利人主张专利权保护范围包括等同的技术特征所界定的范围的，人民法院应当以该等同的技术特征确定专利权的保护范围。

前款所称等同的技术特征，是指与权利要求记载的技术特征相比，以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在侵权行为发生时无需创造性劳动即可联想到的特征。

专家点评：

蒋志培 中国法学会知识产权研究会副会长

我国专利法第五十九条对专利权的保护范围，只有一个比较原则的规定，即“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”以及“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”。《最高人民法院关于专利法（2001）法释字第21号司法解释》的第十七条对专利法第五十九条作了扩充解释，规定“专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围”；“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”。上述规定把权利要求保护范围扩展到包括由等同技术特征所覆盖的范围，但仍然较原则，不能适应和满足司法实践中的复杂情况和实际需要。

《征求意见稿》对有关专利权解释的几个重要问题，如专利权人诉请保护其权利要求的具体内容和其变更诉讼请求的时机、对专利从属权利要求保护范围的确定、阅读理解专利权保护范围的主体、解释专利权利要求用语标准、对专利权利要求放弃和限缩性修改的反悔限制、改劣技术侵权的排除等，都提出了比较明确的处理原则和规定。这将对规范专利权的诉讼请求和指导法官准确解释专利权保护范围起到积极作用。

张玉瑞 中国社会科学院知识产权中心研究员

在申请专利时，专利法允许权利要求书有复杂的结构，如在满足单一性要求的合案申请中，可能存在产品、设备、方法等多个独立权利要求，每个独立权利要求可能会统帅结构复杂的从属权利要求。因而在专利权利要求的保护上，《征求意见稿》第一条采取了充分尊重专利权人选择的立场，要求原告首先明确其主张的权利要求，此规定有利于平衡原被告的权利；同时是诉讼顺利进行的前提。第一条还允许原告在一审法庭辩论结束前，变更其主张的权利要求。我认为，还应考虑被告的程序权利和实体权利，在原告中途变更诉讼主张的权利要求后，法院应当给予被告合理的时间，重新组织证据甚至提出新的证据，从而保护被告的实体权益。同理，一审宣判前权利人主张的权利要求被宣告无效，专利权人请求以其他有效权利要求确定专利权保护范围的，法院应当准许，但也应给予被告合理的搜集抗辩证据的时间。

《征求意见稿》规定上述情况的例外是：未作裁判的权利要求，不影响侵权定性的，二审法院可以直接判决。该规定似乎还有再精准的余地。如果权利要求包括产品权利要求，和生产该产品的方法权利要求，一审法院没有审理方法专利侵权的诉讼请求，但是判定产品专利已经侵权，此时就产品权利要求来说，已经判定侵权；就方法权利要求来说，是否侵权未定。就全案来说，被告已经构成侵权。那么二审法院是否可以就方法是否侵权，直接进行终审判决？

从属权利要求的作用更加突出。《征求意见稿》第一条中肯定了专利权利人以从属权利要求，起诉被告侵权的行为，从而使从属权利要求的作用更加突出，不但是专利申请中独立权利要求的预备队，在侵权诉讼中更可能发挥独立权利要求的作用。《征求意见稿》相应地规范了从属权利要求的解释原则：以该从属权利要求记载的附加技术特征，及其引用的权利要求记载的技术特征，来共同确定保护范围。

专利侵权判断适用等同侵权规则，使专利权人在侵权诉讼中得以更为充分地保护自己的技术范围。《征求意见稿》第二条规定：专利权的保护范围应当符合专利的发明目的，不应当包括专利所要克服的现有技术的缺陷或者不足的技术方案。该规定针对的情形：某件发明专利的目的就是克服已有技术的某些缺陷，被告采用的是存在这些缺陷的已有技术，但是原告曲解权利要求，将已有技术也作为专利技术的等同侵权物。我认为，其实，通过发明的手段、功能、效果客观体现出来的发明目的，是根据说明书解释权利要求的重要方法，应当贯彻于权利要求解释的始终。

确立专利侵权认定标准

相关规定：

《征求意见稿》第八条：人民法院在判定被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围时，不应当省略权利人主张的权利要求所记载的任何一项技术特征。

被诉侵权技术方案包含了与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的特征的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一项或者一项以上技术特征，或者有一项或者一项以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案没有落入专利权的保护范围。

第十一条：人民法院判断外观设计是否相同或者相似，应当以外观设计专利产品相关公众的知识水平和认知能力为准。

前款所称相关公众，是指对授权外观设计的相关设计状况具有常识性了解，并且对不同外观设计之间在形状、图案、色彩上的差别具有一定分辨力的人，但其通常不会注意到形状、图案、色彩的微小变化。

专家点评：

蒋志培：

《征求意见稿》对认定侵犯专利权行为的规定条文包括两个部分，一是发明和实用新型专利侵权行为的认定；二是对外观设计专利侵权行为的认定。

第一部分的规定主要涉及3个层次：首先，肯定了被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的特征的，应当认定落入了专利权权利要求保护范围，即应认定被控行为属于专利侵权行为；其次，对被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一项或者一项以上技术特征，或者有一项或者一项以上技术特征不相同也不等同的，应认定没有落入专利权的保护范围，即认定被控行为不属于专利侵权行为；第三，否定了“多余指定原则”。该原则由于主张扩大专利权保护范围，而在司法实践中有较多争议。此次《征求意见稿》规定，在判定是否侵犯专利权时，不应省略权利人请求专利授权时主张并被授予的权利要求所记载的任何一项技术特征，从而否定了“多余指定原则”。第二部分用了比较多的条文规定了对外观设计专利侵权行为的认定问题，这也是最高人民法院第一次以司法解释的形式比较系统地对外观设计专利侵权判定问题的规定。

张玉瑞：

外观设计专利侵权是否与商标侵权判断有相通之处？笔者认为，《征求意见稿》第十一条的规定肯定了外观设计侵权与商标侵权判断的相通之处，但又规定“其通常不会注 意到形状、图案、色彩的微小变化”。在商标侵权判断中，廉价、大宗物品的相关消费者，被定义为容易忽视小节；而昂贵、稀缺物品的相关消费者，被定义为对相关细节比较注意研究。因此，在判断外观设计专利侵权时，所谓“公众”也应当区分不同产品外观设计的消费群体，考虑其不同的知识水平和认知能力。

认定组装、回收侵权行为

相关规定：

《征求意见稿》第十三条：组装专利产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条、第六十九条规定的“制造”。但是，产品通常以成套组件的形式对外销售，由销售者或者使用者自行组装的除外。

回收特定包装物外观设计专利产品用于包装相同或者相近类别产品的，人民法院应当视为专利法第十一条、第六十九条规定的“制造”。

专家点评：

郑友德 华中科技大学知识产权与竞争法研究中心主任、教授

《征求意见稿》第十三条关于专利产品组装、回收等规定，实质上是国际保护知识产权协会（AIPPI）目前热切关注的专利产品的回收（Recycling）和修理（Repair）中的权利耗尽问题。据AIPPI去年就此问题收到的35个国家（发达国家居多）的问卷调查结果表明，关于专利产品的回收与修理，在各国的报告中没有统一的认识。随着生活水平的提高，形成了新概念上的产品回收再用产业，通过对专利产品的回收和修理形成新的专利产品，这就涉及到专利权的权利耗尽原则。专利权的耗尽原则是指，专利权人和专利权人授权的人，将专利产品售出后，其在该产品上的专利权已经用尽，无权再干涉他人转售和使用该产品。通常情况下，回收和修理是专利法赋予产品使用者的法定权利，使用者对产品进行修理无须经专利权人同意。但在实践中，一些回收和修理行为已经超出了专利法规定的合理使用的范围，比如对旧的专利产品解体，更换或修复丧失性能的零部件，重新组装成专利产品的行为。

目前，大多数国家的专利法中几乎未对专利产品的回收与修理是否构成侵权作特别规定，一方面很难在专利法中准确定义“回收”与“修理”，具体到专利权的对象，由于其类型繁杂，除通常的机电产品及其制造方法发明外，还包括诸如纳米材料、生物材料等新型材料发明，尤其对后者的“修理”如何界定，比较困难。至于电脑软件产品的修理，则超出专利法的范畴，与著作权中的“改编权”密不可分。而第十三条似乎走得更远，把产品通常以成套组件的形式对外销售，由销售者或者使用者自行组装除外的专利产品的“组装”也定为专利法第十一条、第六十九条规定的“制造”。

我认为，专利法及作为其补充的司法解释与时俱进是必要的，为维护专利权人的合法权益，必须依法制止各种新型的专利侵权行为。但专利产品的回收与修理的侵权判断错综复杂，在我国大力倡导生态文明，建设环境友好与资源节约型社会的前提下，其侵权门槛过低将会影响到知识产权制度与环境保护等相关公共政策的对接。因此，我建议，在认定专利产品的回收与修理是否构成侵权时，仍然依据专利法第十一条、第六十九条，或制定相关原则性条款，辅之以若干参考因素，更为妥当。

规定间接侵权

相关规定：

《征求意见稿》第十六条：行为人知道有关产品系只能用于实施特定发明或者实用新型专利的原材料、中间产品、零部件、设备等，仍然将其提供给第三人以实施侵犯专利权的行为，权利人主张该行为人和第三人承担连带民事责任的，人民法院应当支持；该第三人的实施不是为生产经营目的，权利人主张该行为人承担民事责任的，人民法院应当支持。

专家点评：

蒋志培：

在司法实践中，对明知有关产品只能用于实施特定专利技术的原材料、中间产品、零部件、设备等，仍然将其提供给第三人实施侵犯专利权行为的，称为“间接侵权”，也应当追究法律责任。这在其他国家的法律和司法实践中一般都有明确规定，在国际上被视为对专利权保护是否完善的一个标志。目前，在我国专利法律法规中还没有明确规定。在司法实践中，则根据民法共同侵权的规定针对一些个案给与了保护，也存在着适用标准不统一、适用法律不准确的情形。《征求意见稿》的规定，针对我国侵犯专利权行为多样化、复杂化的趋向，通过最高法院司法解释的形式对侵犯专利权的这种特定行为做出界定，统一适用标准，完善了我国专利权侵权判定的标准，是对专利权加强保护的一项具体措施。

规范现有技术抗辩

相关规定：

《征求意见稿》第十七条：发明或者实用新型专利侵权诉讼的被诉侵权人主张现有技术抗辩，被诉侵权技术方案中被诉落入专利权保护范围的全部技术特征与一项现有技术方案的相应技术特征相同或者等同的，人民法院应当认定为专利法第六十二条规定的“被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术”。

被诉侵权人以已经公开的专利抵触申请主张不侵权抗辩的，人民法院可以参照适用前款规定。

专家点评：

蒋志培：

新修改的专利法第六十二条已经规定了“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权”。在司法实践中，由于专利授权质量和专利权人个人原因等问题，的确存在行为人实施的一种现有公知技术或者设计，仍难免遭遇专利侵权诉讼的困扰，如果这些诉讼都要被拖入专利无效程序，对行为人和社会公众不公平，对经济发展不利。因此法律将实施现有技术或者设计方案作为被告的一项合法抗辩权利，可以先经过法院审查，一旦抗辩成立，则驳回专利权人的诉讼请求。《征求意见稿》针对前述情形，对适用新修改的专利法第六十二条的规定作出了具体解释。规范现有技术抗辩包括与现有技术、设计的技术特征、产品设计相同或者等同、相似的具体情形。这将对规范司法实践中现有技术抗辩的适用，起到指导作用。

细化赔偿计算标准

相关规定：

《征求意见稿》第二十一条第一款：人民法院根据专利法第六十五条第一款的规定确定“侵权人因侵权所获得的利益”时，应当限于侵权人因侵犯专利权本身所获得的利益。侵权人获得的利益系因其他因素共同产生的，应当将因该其他因素所产生的利益排除在侵权人因侵权所获得的利益之外。

第二款：侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的，人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。零部件系实现成品技术功能或者效果的关键零部件，且成品的价值主要由该零部件体现的，人民法院可以按照成品的利润计算赔偿数额。

专家点评：

蒋志培：

专利法第六十五条规定侵权人因侵权所获得利益，可以作为侵犯专利权的赔偿数额。但在审判实践中，由于侵权行为的复杂性，使侵权所获得利益的计算也出现复杂的情况。一件产品可以有多项技术，不一定都构成侵权；也可能整个产品价值很大，所涉及侵权的只是相对价值较小的一项专利技术等情况。如果都按照该产品全部价值计算侵权所得，就会产生误差。近年来，一些发达国家也在反思专利保护过高的赔偿额与过高的诉讼费用问题，出现了更加精细准确计算专利赔偿额的趋向。《征求意见稿》为适应这种情况，对造成损失的“其他因素”的排除、涉嫌侵权零部件对整体价值体现和外观设计包装物产品价值所起的作用等进行了区分与衡量，从而更加科学、精细和准确地计算侵权损害赔偿具有重要意义，充分地保护权利人的合法权益。

资料来源：河南知识产权律师网http://ask.hnfzb.gov.cn/chanquan/news/20098/5414.shtml。