2015年7月30日，美国联邦第九巡回上诉法院（以下简称“第九巡回法院”）在微软诉摩托罗拉案（案件号14-35493）颁布了一份64页的判决书，维持华盛顿州西区联邦地区法院的判决，判摩托罗拉对标准必要专利（即只要产品符合技术标准必定会侵权的专利）的许可过程违反了公平合理不歧视（以下简称“FRAND”）条款，因此被判赔偿微软1452万美元。同时，第九巡回法院也维持了之前地区法院针对FRAND许可费率作出了207页的判决。

总结

本案对如何评估标准必要专利提供一些程序上的指导，但是没有提供实际和方便操作的方案或框架。本判决的精彩处反而在合同法、专利法、程序法、国际法、和宪法的应用上，体现了双方的明星律师和法官们的深厚法律功底。

案情背景

摩托罗拉的两个专利组合（现已被谷歌购买）一个涉及H.264视频编码的ITU标准（以下简称“H.264专利组合”），另一个涉及802.11无线区域网的IEEE标准（以下简称“802.11专利组合”）。ITU和IEEE的专利政策规定参与标准制定的专利权人必须根据FRAND条款许可专利。

2010年10月，微软在美国国际贸易委员会（以下简称“ITC”）启动337调查，指控摩托罗拉手机侵权微软专利，随后双方讨论了交叉许可的可能性。2010年10月21日和29日，摩托罗拉给微软发函，要求以每台装置价格的2.25%为许可费把它的两个专利组合许可给微软。

收到摩托罗拉的函件后，2010年11月微软在华盛顿州西区联邦地区法院（以下简称“地区法院”）提出诉讼，指控摩托罗拉违反了FRAND条款。第二天，摩托罗拉在同一法院起诉微软，要求法院禁止微软使用摩托罗拉的H.264专利。

摩托罗拉随后也在ITC启动337调查，指控微软的Xbox侵权，要求ITC禁止微软的Xbox进口美国。同时摩托罗拉在德国法庭启动专利侵权诉讼，要求禁止微软在德国销售Xbox。

因为微软所有的Windows和Xbox的欧洲集货中心在德国，所以德国的诉讼对微软的威胁非常大。为了避免可能的禁令给其带来的经济损失，微软马上把其欧洲集货中心迁移到荷兰。

同时，微软在美国地区法院提交法庭动议，要求地区法院在判决摩托罗拉的禁令诉求是否合理之前，禁止摩托罗拉在德国执行任何可能从德国法庭拿到的禁令。

2012年4月，地区法院批准了微软的法庭动议，禁止摩托罗拉在德国执行任何禁令。摩托罗拉不服而上诉，第九巡回法院维持地区法院的判决。此时，德国法庭已经判决摩托罗拉有权拿到禁令，但是在德国，禁令不是自动生效。要执行禁令，摩托罗拉必须先交押金（“post a bond”），万一德国上诉法庭推翻禁令时可以赔偿微软的经济损失。由于美国的判决，摩托罗拉被迫不能执行德国的判决。

于是，地区法院的诉讼继续。微软修改了诉状，指控摩托罗拉的申请禁令的诉讼违反了FRAND条款造成合同违约。地区法院暂停了所有的专利侵权的审理，先裁决摩托罗拉是否合同违约。

随后，地区法院判决（1）FRAND条款构成摩托罗拉和标准制定组织之间可执行的合同，（2）作为标准的使用者，微软可以作为第三方收益者(“third party beneficiary”)执行这份合同，(3)为了遵守FRAND条款，摩托罗拉初始的要约必须是有诚意的，但不需要一开始就是FRAND许可费率，只要最终的费率是FRAND许可费率即可，和（4）摩托罗拉无权拿到禁令。

2012年11月地区法院法官直接庭审，之后2013年4月出法官判决（“bench trial”，没有陪审团）：（1）摩托罗拉的H.264专利组合的FRAND许可费率是0.555美分，合理的FRAND范围是0.555—16.339美分和（2）摩托罗拉的802.11专利组合的FRAND许可费率是3.471美分（注：第九巡回法院判决书中写成了3.71美分，属于笔误），合理的FRAND范围是0.8—19.5美分。合理的FRAND范围是为了给陪审团一个框架来判定摩托罗拉是否违反FRAND条款。

地区法院的判决基本上同意了微软的所有观点，远远低于摩托罗拉的诉求（每个Xbox的许可费为4.5美元，即售价的2.25%）。所以该判决一下来，微软马上要付给摩托罗拉680万美元的许可费，摩托罗拉拒绝接受。

2013年9月，陪审团裁定摩托罗拉赔微软1452万美元，其中1149万美元弥补微软搬迁欧洲集货中心造成的损失，303万美元赔偿微软的律师费。

摩托罗拉不服判决，上诉到美国联邦巡回上诉法院（“Federal Circuit”）。联邦巡回上诉法院把本次上诉案转到了第九巡回法院。

上诉主要的争议点

摩托罗拉提出第九巡回法院对本案没有司法管辖权，指出专利相关的案件应该由联邦巡回上诉法院法院审理。第九巡回法院不同意，提出程序上本案之前禁止执行德国禁令的上诉是由第九巡回法院审理的，所以第九巡回法院可以继续审理本次上诉。何况联邦巡回上诉法院也同意了把本次上诉案转到了第九巡回法院。

针对FRAND许可费率，摩托罗拉提出地区法院无权不经过陪审团直接法官判决。但因为摩托罗拉之前同意了地区法院的法官判决，所以第九巡回法院不允许摩托罗拉现在反悔。

摩托罗拉同时指出地区法院对FRAND许可费率的裁决违反了联邦巡回上诉法院规定的框架（见Georgia-Pacific案的15个因素，具体请参考Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)，本文就不一一罗列）。第九巡回法院指出本案实质上不是专利案件，而且合同违约案件，所以地区法院不需要严格参照Georgia-Pacific案的15个因素，而可以做适度调整。所以维持地区法院的判决。。

针对赔偿律师费，摩托罗拉指出根据Noerr-Pennington法律原则，其诉讼行为受美国宪法第一修正案的保护，所以不应该向微软赔偿律师费。第九巡回法院判定该法律原则不适用于合同法。因为摩托罗拉启动的申请禁令的诉讼违反了FRAND条款，因而违反合同，所以地方法院的判赔律师费没有错误。

点评

本案判决书回味无穷，真是爱不释手。可点评点实在太多，不能一一列举。以下是11点拙评。

第一，本案没有给如何评估标准必要专利提供的这个疑难杂症提供灵丹妙药。具体费率还是要参照专利法中Georgia-Pacific案的15个因素，即在著名的专利侵权案Georgia-Pacific案中，美国法庭提出了一个在专利侵权情形下确定合理许可费率的粗略分析框架。

具体来说，法庭在确定侵权者(被许可人)向专利持有者(许可人)应交付许可费率时，应考虑以下Georgia-Pacific因素，包括许可人以往的专利技术许可费水平、被许可人以往向类似技术交付的许可费水平、许可人的专利政策、协议的范围和特征、专利技术相对于原有技术的改进程度、侵权的程度及在该市场或可比市场中使用本专利或相似技术通常所带来的利润率等15个相关因素。

不过FRAND许可费率是受合同法的约束，所以地方法院可以适度的调整参考的因素。在本案中地区法院就对Georgia-Pacific案的15个因素作了适当的修改和调整。

第二，FRAND许可费率的计算过程还是劳民伤财。使用事前竞标模型来确定FRAND许可费率的分析框架，原告和被告提供大量资料，以期还原标准建立时的技术和市场结构情景，从而确定当时市场条件下相关标准技术的FRAND许可费率水平，同时双方提供财务专家的证词，由陪审团最终决定。如果双方同意由法官判决的话，也可以。不过估计大部分案件当事人会选择由陪审团判决，赌一把自己庭审的表现！

第三，今后专利权人对标准必要专利的授权会遇到极大的阻力。本案判决给被许可方提供的新的法律武器，可以通过违反FRAND条款提出合同违约诉讼，甚至可以索赔律师费。

值得注意的是，虽然标准制定组织的专利政策只是专利权人和标准制定组织双方同意的合约，但是被许可方作为标准使用方，可以作为标准制定组织专利政策的第三方受益人，提出合同违约诉讼。真是妙招！

第四，本案引发的蝴蝶效应还可能迫使一些专利权人策略性的退出标准制定组织。如果不参加标准制定组织的话，自然不受标准制定组织的专利政策的约束，则也不需遵守FRAND条款的合同义务了。

当然，专利权人退出标准制定组织退出标准制定组织早不是什么新闻。几年前高通等公司就曾策略性的退出过标准制定组织。本案可能让更多的专利权人作出退出标准制定组织的决定，以免遭受合同违约的诉讼。

第五，如何鉴定是否违反FRAND条款？第九巡回法院并没有说提出请求禁令的诉讼就直接违反了FRAND条款，而是看个案的细节，比如说要约是否有诚意，要约的费用是否合理等等。

作为专利权人，估计今后会更加谨慎。要约时会表现的（至少会装作的）非常有诚意，以获取法官或陪审团的好感。

第六，本案对今后反垄断案件的影响。有了合同违约，为什么还要用反垄断？反垄断除了证明违反FRAND条款以外，还要证明有市场支配地位和滥用其市场支配地位，难度重重。而合同违约，只要证明违反FRAND条款即可，这才是简单有效的武器，估计会成为被许可方的首选方案（当然违反反垄断法的后果更严重，赔偿可能会更多）。

当然在中国已经在行政执法案例和诉讼中采用FRAND原则. 例如，深圳市中级人民法院和广东省高级人民法院在审理华为诉IDC公司（InterDigital, Inc.）滥用市场支配地位案中认为IDC公司向华为公司索要的许可费远高于苹果公司和三星公司，明显违反了FRAND原则，因而判定IDC公司败诉。中国发改委反垄断局在调查IDC公司涉嫌滥用在无线通信标准必要专利市场的支配地位实施价格垄断行为案中，IDC公司承诺不对中国企业收取歧视性的高价许可费、不将非标准必要专利与标准必要专利进行捆绑许可获得被终止调查。

第七，本案对今后ITC337调查的影响。因为ITC337调查的法律救济也是禁令，所以如果专利权人提出ITC337调查的话，有可能也会构成违反FRAND条款。

事实上，近几年美国法律界对ITC是否应该受理标准必要专利的案件颇有争议，比如2013年美国司法部和美国专利商标局颁布了《有关受自愿性FRAND许可条款约束的标准必要专利的法律救济的政策声明》，就指出ITC的禁令不一定适用于标准必要专利。

如果标准必要专利是要按FRAND条款收许可收费，那不应该给禁令。而ITC没有法律权利来判赔偿，只能给禁令，所以道理上不应该受理标准必要专利的案件。但这可是要剥夺ITC对标准必要专利的管辖权，所以ITC自然不同意。

第八，如何避免干涉其他国家司法程序，但还是达到同样目的？美国法庭惯用的技巧是约束当事人。本案中，美国法院没法要求德国法院中止审理（根据国际法，各国司法独立），但是美国法院很聪明的要求摩托罗拉不能执行德国法院颁发的禁令，有异曲同工之妙！因为摩托罗拉在美国有财产，如果不服从美国法院的命令的话，后果不堪设想，所以只好服从判决。

第九，本案中微软的主场优势非常明显。其实很多法律点的胜负在毫厘之间，如果本案不在微软的地盘上审理的话，而在摩托罗拉总部所在地芝加哥审理的话，估计法官和陪审团的判决不会这么一边倒地倾向微软。所以今后专利权人可能会抢先在自家地盘上提出专利侵权诉讼。

第十，第九巡回法院PK联邦巡回上诉法院。总体来讲，第九巡回法院用了一个罕见的程序法原则得以审理此案，但是明显对专利相关案件的判决经验不如联邦巡回上诉法院。本案判决没有对今后的案件提供实际和方便操作的方案或框架，所以我们期待联邦巡回上诉法院今后对类似案件的判决！

第十一，用法律经济学原理来计算FRAND许可费率？其实如果标准制定组织指定专利政策时就规划好FRAND许可费率，那么当事人和法庭就不需要浪费资源计算费率了。从法律经济学的角度，这是对社会最有利的方案。

但是在实践中，很多标准制定组织不仅不规定FRAND许可费率，还对专利政策的描述故意措词模糊。这又是为什么呢？原因是标准制定组织为了争取更多的专利权人参加标准制定，权衡各方利益，最后只能制定一个简单的专利政策，以免得罪人。

所以还需钻研的课题是如何运用法律经济学的原理，结合各国的特殊国情，制定一个FRAND许可费率的策略，才能彻底解决估标准必要专利的这个难题。

花絮

感谢读者们耐心读完这篇严谨的文章，笔者最后爆料一个花絮轻松一下。

本案双方的上诉律师是美国最大牌的律师之一。摩托罗拉的上诉律师Kathleen Sullivan是斯坦福大学法学院的前院长，美国前100个大所中历史上第一个目前也是唯一一个名字在律所名称上的女律师。微软的上诉律师Carter Phillips是美国最高院出庭最多的非政府律师，总共在美国最高院出庭辩论过80件案件！不以胜负论英雄。双方在本案中提出了这么多尖端的法律点，涉及合同法、专利法、程序法、国际法、和宪法的高难领域，实在令人敬佩！

虽然本案判决书对如何评估标准必要专利没有提供实际和方便操作的方案或框架，但是终结了双方长达五年的诉讼。更给法律界提供了程序上的指导和多领域尖端法律点的应用，结合笔者的点评，希望给读者对如何估值标准必要专利带来一点启发。（梅雷 梅丽鹏|作者简介：梅雷是美国美科律师事务所创始合伙人、主管合伙人。梅丽鹏是对外经济贸易大学竞争法中心研究员）